Pendaftaran Merek Dagang Federal Vs Hukum Adat

Ini adalah pertanyaan yang sering saya tanyakan, kira-kira seperti ini … Perusahaan A menghubungi saya dan ingin menggunakan merek tertentu untuk lini produknya, namun, melakukan penelusuran Google dan menemukan bahwa Perusahaan B sedang menggunakan tanda yang sama untuk produk serupa. Kami melakukan pencarian merek dagang dan mengetahui bahwa Perusahaan B belum mendaftarkan merek tersebut, sehingga penggunaan Perusahaan B didasarkan pada hukum umum. Pertanyaan selanjutnya dari Perusahaan A adalah jika Perusahaan A bergerak maju dan mendaftarkan merek tersebut, apakah akan memiliki hak superior atas Perusahaan B. Dengan kata lain, apakah suatu merek yang didaftarkan memiliki hak superior atas merek yang mengandalkan common law.

Jawaban: Tidak … dan ya.

Mari kita melangkah lebih jauh dengan fakta: Kami mengetahui bahwa Perusahaan B mulai menggunakan mereknya sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi sekali lagi tidak pernah mengajukan pendaftaran merek dagang federal. Kami juga mengetahui bahwa meskipun Perusahaan B memiliki situs web yang menampilkan merek common law, saat ini perusahaan tersebut memfokuskan upaya pemasarannya di tiga (3) negara bagian, Indiana, Illinois, dan Kentucky.

Dengan fakta tersebut, Perusahaan B akan memiliki hak merek dagang senior atas Perusahaan A di negara bagian tempat berbisnis, meskipun Perusahaan A mendaftarkan merek tersebut ke Kantor Merek Dagang Amerika Serikat. Hak senior tersebut didasarkan pada fakta sederhana bahwa Perusahaan B mulai menggunakan merek di tiga negara bagian tersebut sebelum Perusahaan A.

Menggunakan merek dalam perdagangan dan tidak mengajukan pendaftaran merek dagang menghasilkan senioritas, namun sekali lagi, ketika mengandalkan hak hukum umum, senioritas terbatas pada negara tempat Anda secara aktif berbisnis. Jadi berdasarkan fakta kami, jika Perusahaan A memilih untuk maju dengan mengajukan pendaftaran merek dagang, dan berhasil, Perusahaan B mungkin masih memiliki senioritas di negara bagian yang saat ini berbisnis di, Indiana, Illinois dan Kentucky, tetapi Perusahaan A, karena pendaftaran federal, dapat mengklaim senioritas di 47 negara bagian yang tersisa. Jika Perusahaan B kemudian ingin memperluas pasarnya menjadi negara bagian keempat, Perusahaan A, dengan pendaftaran merek dagang federal dapat secara efektif mencegah Perusahaan B melakukannya.

Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sering ditanyai pertanyaan ini, atau yang serupa, dan bagi sebagian orang, jawabannya menyebabkan kebingungan. Ingat, mengandalkan hak hukum umum hanya melindungi Anda di negara bagian tempat Anda dapat secara aktif menunjukkan upaya pemasaran, sementara pendaftaran merek dagang federal melindungi Anda di 50 negara bagian. Seandainya Perusahaan B mengejar pendaftaran merek federal ketika pertama kali mulai menggunakan merek tersebut beberapa tahun yang lalu, maka ia akan menetapkan senioritas di seluruh 50 negara bagian meskipun hanya secara aktif memasarkan di tiga negara bagian. Oleh karena itu, ia dapat memperluas upaya pemasarannya di negara bagian lain jika sudah siap, karena ia telah menetapkan senioritas dengan pendaftaran federal. Juga, dengan pendaftaran merek dagang federal, Perusahaan B akan memberi tahu dunia (termasuk Perusahaan A) bahwa mereka memiliki hak senior atas merek tersebut di 50 negara bagian. Dan mungkin yang paling penting bagi Perusahaan B, jika perusahaan tersebut mendaftarkan mereknya versus mengandalkan hak common lawnya, maka nantinya tidak harus berurusan dengan Perusahaan A yang memasuki pasar dengan merek yang identik dan mungkin mendaftarkan merek tersebut, sehingga membatasi penggunaan Perusahaan B di masa mendatang. .

Singkatnya, pendaftaran merek federal memiliki kelebihan.

Leave a Reply